【海外资讯】海外案例：日本知识产权高等法院维持驳回AI作为发明人的决定

案件背景：

2019年9月，原告向世界知识产权组织国际局提交PCT国际申请，申请号为“PCT/IB2019/057809”，发明名称为 “用于吸引注意力的食品容器和装置及方法”并将日本列为指定国。

2020年8月5日，原告提交相关材料的日文译文，作为涉案申请的国家阶段的一部分，原告在“发明人姓名”一栏写明“DABUS，自主发明此项发明的人工智能”并且附上了申请书，申请书中明确记载“本申请的发明是由人工智能DABUS作为发明人自主完成的”。

2021年7月30日，日本专利局通知原告，在相关文件作为发明人的只能是自然人，但是在原告提交的材料中，发明人姓名栏中记载了不是自然人的人，因此应当进行修改，在有关文件的发明人姓名栏中填写自然人的姓名。

2021年9月30日，原告提交书面申诉，称由于《专利法》中没有禁止人工智能作为发明人的规定，因此将发明人仅限于自然人的解释没有依据，并且由于有必要通过专利权保护人工智能的发明，因此没有必要进行修改，原告没有在规定期限内提交修改。

2021年10月13日，日本专利局驳回原告申请，理由是申请人未在规定的期限内修改并提交有关文件。

2022年1月17日，原告提出审查请求，2022年10月12日，审查局做出驳回上述审查请求的裁定。

2023年3月27日，原告提起诉讼，认为《专利法》所称的“发明”包含人工智能发明，在人工智能发明的专利申请手续中，发明人的姓名不是必要的记载事项，因此上述裁定不合法，要求撤销该裁定。

法院认为《专利法》中规定的“发明人”应被理解为仅限于自然人，因此日本专利局驳回原告申请的裁定是合法的，驳回原告的诉讼请求。但原告不服判决结果，进行上诉，要求取消原判并撤销2021年10月13日驳回原告申请的决定。

2024年11月11日本案结束口头审理，2025年1月30日，日本知识产权高等法院发布判决书。

争议焦点：

受专利法保护的“发明”是否仅限于自然人的发明？

法院判决：

由于现行《专利法》只承认自然人为发明人的发明有权获得专利，并规定了授予专利的程序，因此不能根据该法为人工智能发明授予专利。即使不确定人工智能发明是否包含在《专利法》规定的“发明”概念中，原告关于根据《专利法》可以为人工智能发明授予专利的论点也是毫无根据的。

综上所述，本案处分是合法的，驳回原告请求，维持原判。

裁判要点：

日本知识产权高等法院在判决中首先指出，《专利法》旨在通过保护和利用发明，鼓励发明，促进产业发展，并在法律中做出规定，专利权自依照本法规定的申请和审查程序办理设立登记时产生。也就是说，专利权是《专利法》设定和赋予的权利，获得专利的权利也是该法设定和赋予的权利。

《专利法》第29条规定“作出了可以在工业上使用的发明的人就可以获得该发明的专利权”，此处“作出了发明的人”可以理解为能够成为获得专利权主体的人，即有能力获得专利的人。

在《专利法》第35条与职务发明创造相关的规定中所用的措辞为“用人单位、法人、国家或地方公共团体（以下简称‘用人单位’）”以及“从业者、法人的员工、国家公务员或地方公务员（以下简称‘从业者’）”可以看出将法人、国家或地方政府纳入了“用人单位”的范畴，而“从业者”并不包括法人，仅是指自然人。该条第3款规定，在某些情况下，从业者的职务发明的专利权可以从一开始就归属于用人单位，但该款的规定也预先假定了发明人是从业者，即自然人。

由于专利权为法律所设定和赋予的权利，而除了上述专利法第29条和第35条的规定之外，没有关于“产生获得专利权以及其原始权利主体”的规定，因此专利权只有在自然人是发明人的情况下才会产生，获得专利的权利原则上产生于自然人的发明，此权利原则上最初归属于有关自然人。虽然没有规定指出无权利能力的实体做出的发明会产生获得专利的权利，也没有规定这种情况下权利应当归属于谁，但是不能以专利法不存在与之相反的规定为由来认为无权利能力的实体做出的发明会产生获得专利的权利。

同样的，尽管《专利法》第2条对“发明”的定义并未明确包括发明人的身份，但哪怕如原告所称，《专利法》中的“发明”概念本身并不限于自然人为发明人的情况，也不可为无权利能力的实体研发的“发明”授予专利权。

法院还指出，无论是在本案涉及的与PCT申请有关的国家阶段文件还是专利申请书、专利公报等文件中，填写专利申请人或专利权人时用的是“姓名或名称”，而在发明人处采用的则是“姓名”，这也可以看出发明人仅为自然人。

此外，法院从立法的角度进行分析，专利权并不是一种自然权利，而是根据旨在“鼓励发明从而促进产业发展”的《专利法》授予的，这种制度的设计是一个应该从国家产业政策的角度，包括国际合作的角度来讨论的问题。《专利法》在处理本案时并不以人工智能发明的存在为前提，这意味着没有作出通过授予专利权来保护人工智能发明的立法决定，在这种情况下，简单地解释法律，使人工智能发明在现行制度下享有专利权，并不能立即“鼓励发明，从而促进产业发展”。

案件评析：

人工智能能否成为专利的发明人？有关这一问题，日本知识产权高等法院的判决无疑是给出了否定的回答。这其实并非是第一次在司法实践中出现相关讨论，本案的原告Stephen Thaler曾在世界范围内多次以人工智能“DABUS”作为发明人申请专利，英国知识产权局、欧洲专利局和美国专利商标局等都认为人工智能不能作为发明人，从而驳回其申请。在新西兰法院的判决中也指出“人工智能DABUS不是人类，因此不能成为专利法中的实际发明人或者发明人”。但是也并非所有的国家和地区都保持这一观点，比如南非知识产权局通过了这一专利申请，该专利的发明人一栏显示为“DABUS，该发明由人工智能自主生成”。此外，在澳大利亚联邦法院2021年7月30日的判决中，初审法官认为“《专利法》承认发明人可以是人工智能系统或者装置，但是这样的非人类发明人既不能成为专利申请人，也不能成为专利受让人，这种观点符合当前技术的实际情况，也符合《专利法》促进创新的原则”，但是在2022年4月13日的判决中，澳大利亚联邦法院合议庭表示，综合考虑到《专利法》所使用的法定语言、结构、历史以及立法目的等因素，将DABUS认定为发明人的申请不符合《专利法》，最终驳回了初审法官的判决。

正如日本法院的裁判思路一样，在与原告有关的部分案件中，法官首先对《专利法》进行文义解释，再从立法的角度进行分析，最终得出结论：人工智能不能作为发明人。但是人工智能的出现无疑对现有的立法产生了冲击，针对专利法是否要保护人工智能产生的发明创造，需要进行进一步的讨论与立法。目前已经有部分国家和地区对人工智能辅助发明创造进行立法讨论，也存在相关司法判决，比如美国专利商标局于2024年2月12日发布《人工智能辅助发明的发明权指南》中指出，人工智能辅助发明并非绝对不可申请专利，如果自然人对所主张的发明有重大贡献，使用人工智能系统并不影响这一自然人成为发明人（或共同发明人）的资格。人工智能辅助发明的专利申请必须将有重大贡献的自然人列为发明人或共同发明人，即便人工智能系统在发明创造过程中作用显著，也绝不能将非自然人实体列为发明人或共同发明人。2024年2月20日，巴西国会议员提出了一项新法案——第303/2024号法案，以对巴西国家知识产权法规（第9279/96号法律）进行修订并对人工智能系统生成的发明的所有权作出规定。该法案提议在《知识产权法》第6条下增加一款：“对于由人工智能系统自主生成的发明，可以以创造发明的人工智能系统的名义申请专利，该人工智能系统可被视为发明人和发明所产生的权利的所有人”。德国联邦法院在2024年6月11日公布的针对DABUS案上诉案的判决中指出“如果使用了人工智能系统来对发明创造进行辅助性工作，也需要指定发明人”。法院表示，人工智能不可以作为发明人，也不可以作为共同发明人，但是由于《专利法》中没有明确禁止添加额外信息，因此认可了原告“指定申请人作为发明人，并添加声明：发明人使人工智能 DABUS 产生了此发明创造”这一请求，从而撤销了德国专利局驳回涉案专利申请的决定。

我国国家知识产权局也对这一问题开展了征集意见的工作，在2024年12月31日发布的《人工智能相关发明专利申请指引（试行）》的第二章关于发明人身份的认定中规定：发明人署名必须是自然人。并且做出解释：“在专利文件中署名的发明人必须是自然人，人工智能系统以及其他非自然人不得作为发明人。当存在多个发明人时，每个发明人都必须是自然人。发明人所享有的获得收益的财产权利和署名的人身权利均属于民事权利，只有符合民法规定的民事主体，才能作为发明人相关民事权利的权利人，人工智能系统目前不能作为民事主体享有民事权利，因此不能作为发明人。”这一规定表明我国目前禁止非自然人成为发明人的态度，为申请人和审查员对人工智能相关发明专利的申请与审查工作提供了明确的指导与规定。

（编译：陈羽萌）

 

 

相关案例：

[1]案号：令和6(行コ)10006（日本）

[2]案号：CIV-2022-485-118[2023] NZHC 554（新西兰）

[3]案号：au-fca-2021-879[2021] FCA 879Thaler v Commissioner of Patents（澳大利亚）

[4]案号：au-fcafc-2022-62[2022] FCAFC 62（澳大利亚）

[5]案号：Beschluss des X. Zivilsenats vom 11.6.2024 - X ZB 5/22 -（德国）

 

参考链接：

[1]https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196988.html

[2]https://www.gdoip.com/friction/148.html

[3]http://ipr.mofcom.gov.cn/article/gjxw/gbhj/om/dg/202307/1979617.html

[4]http://ipr.mofcom.gov.cn/article/rgzhn/202403/1984486.html

[5]https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=89ce5b7f-12b7-48a5-8fec-1065b2f42f29